Tutela del marchioAzione cautelare – Pregiudizio irreparabile ed irreversibile – Nozione di confondibilità

Il sequestro di cui all’art. 129 c.p.i. svolge sia una funzione probatoria, giacché può avere ad oggetto uno o anche tutti gli esemplari contraffatti, sia una funzione cautelare, dal momento che può servire a staggire gli oggetti dei quali la sentenza di merito potrà ordinare la rimozione, la distruzione e l’aggiudicazione.

In materia di diritti di proprietà industriale il pregiudizio irreparabile ed irreversibile è costituito dallo sviamento di clientela. In particolare, l’irreparabilità del danno si riscontra nell’obiettiva difficoltà di recupero della quota di mercato eventualmente persa nonché nell’impossibile esatta quantificazione nel giudizio di merito del danno patrimoniale all’immagine e agli interessi dell’impresa. Il periculum del ritardo è rappresentato dalle conseguenze irreversibili che la contraffazione può produrre sul mercato nel tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria oltre che dal rischio della reiterazione delle violazioni da parte del presunto contraffattore.

Sussiste un rischio di confusione ai sensi dell’art. 9 lettera b) del Regolamento (CE) n.207/2009 tra marchi qualora dal confronto sintetico (operato dal consumatore medio) appaia chiara la somiglianza sia sotto il profilo fonetico che grafico nonché nell’ipotesi in cui i prodotti appartengano alla stessa categoria.

Massima a cura dell’avv. Gloria Valeria Ventura e dell’avv. Giancarlo Borriello

 

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA

 IL GIUDICE DESIGNATO

DOTT.SSA CATERINA DI MARTINO

R.G.35918/2019

 

Sciogliendo la riserva assunta all’udienza che precede;

visto il ricorso ex artt. 129 e 131 C.P.I. depositato da

… GROUP …, società di diritto olandese, con sede in …, P. IVA …,rappresentata e difesa dagli avv. … e … del foro di Torino, e dagli avv. … e …. del foro di Roma

RICORRENTE

Nei confronti di

… S.R.L. ( P.IVA …) in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall’Avv. … e dall’Avv. … ed elett.te domiciliata in Napoli, alla …

RESISTENTE

sentite le parti;

viste le note depositate e preso atto dell’esito negativo della proposta conciliativa;

OSSERVA

La società indicata in epigrafe ha proposto ricorso ex artt. 129, 131 C.P.I., art. 700 c.p.c. e art.  2598 c.c. deducendo di essere titolare di registrazioni europee del marchio C… per le classi 9, 14 e 35, utilizzate per contraddistinguere, nei limiti dell’oggetto della presente causa, orologi caratterizzati dalla unicità del design, che venivano venduti dalla stessa attraverso il proprio sito web o avvalendosi di altri siti di commercio online, nonché attraverso numerosi rivenditori autorizzati, anche sul territorio italiano; di aver constatato nel febbraio 2019 la presenza sul mercato italiano di orologi non originali, in particolare commercializzati dalla Alfa s.r.l. con il marchio “K…”; di aver chiesto ed ottenuto in via d’urgenza nei confronti della Alfa s.r.l. il sequestro di tutti i prodotti a marchio “K..”, il sequestro delle scritture contabili, l’inibitoria della promozione, commercializzazione, offerta in vendita e detenzione ai fini della commercializzazione e della pubblicizzazione dei prodotti a marchio “K…”, il ritiro dal commercio dei prodotti già immessi sul mercato, la sanzione pecuniaria di euro 500,00 giornalieri per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento e la pubblicazione sulle riviste di settore; di non aver rinvenuto, presso il Centro Orafo “Il Tarì” la sede della Alfa s.r.l. ma di aver verificato che nella vetrina dello stand di … s.r.l., società indicata da un cartellone pubblicitario come distributore ufficiale dei prodotti a marchio “K…”, erano presenti diversi orologi commercializzati dalla stessa con marchio “K…”; che non era stato possibile eseguire l’ordinanza cautelare emessa nei confronti di altro soggetto; di aver verificato anche che la … s.r.l.tramite il proprio sito web pubblicizzava ed offriva in vendita numerosi orologi a marchio “ K…”, che tali orologi erano identici, e l’unica differenza era costituita dal marchio “K…” invece di “C…”, con conseguente contraffazione del marchio in titolarità della ricorrente  ed imitazione servile dei propri prodotti. Deducendo la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora richiedeva pertanto il sequestro degli orologi recanti il segno “K…”, nonché delle scritture contabili, fatture e bolle di accompagnamento e documenti di importazione, l’inibitoria delle condotte contestate, il ritiro dal commercio dei prodotti, la previsione di una sanzione pecuniaria pari ad euro 500,00 giornalieri per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento e di euro 100,00 per ogni atto di violazione e la pubblicazione del provvedimento richiesto.

Si costituiva la società resistente che deduceva di aver acquistato gli orologi con il marchio “K…” dalla Alfa s.r.l., titolare del marchio registrato, che i prodotti non si vendevano tanto da essere restituiti alla Alfa s.r.l. già a far data dal 28.8.2019, con chiusura del sito web “I….it /K…”, contestava che i marchi fossero confondibili e che i prodotti con il marchio “C…” presentassero elementi di originalità con valore individualizzante rispetto ad altri prodotti similari presenti sul mercato e deduceva di aver acquistato i prodotti dal titolare del marchio ignorando che il logo fosse uguale ad altro e che i prodotti fossero eventuali imitazioni di altri.

Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande cautelari.

Fissata udienza, la stessa veniva rinviata in applicazione delle disposizioni emergenziali di cui al D.L.11/2020 e successivamente veniva fissata udienza con la modalità della trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lett.h) D.L.18/2020, venivano depositate le note dalle parti, ed in attuazione del D.L.28/2020 come convertito in L.70/2020 del 25.6.2020, veniva fissata l’udienza a trattazione ravvicinata, nel corso della quale veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che le parti si riservavano di accettare entro il 31.7.2020.

La causa veniva riservata in decisione con termine fino al 31.7.2020 alle parti per valutare la proposta conciliativa.

Alla data del 31.7.2020 parte resistente comunicava di accettare la proposta formulata all’udienza, mentre parte ricorrente dichiarava di non aderire in quanto parte resistente aveva richiesto la rateizzazione del pagamento del contributo previsto dall’ordinanza.

La domanda cautelare è fondata e va, pertanto, accolta. In punto di diritto si osserva quanto segue.

L’art. 9 del Regolamento UE sul marchio dell’Unione Europea dispone, per la parte che qui interessa “ 1. La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo. 2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando: a) il segno è identico al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato; b) il segno è identico o simile al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio; c) il segno è identico o simile al marchio UE, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio UE è stato registrato, se il marchio UE gode di notorietà nell’Unione e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio UE o reca pregiudizio agli stessi. 3. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 2: a) l’apposizione del segno sui prodotti o sul loro imballaggio; b) l’offerta, l’immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l’offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno; c) l’importazione o l’esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno; d) l’uso del segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi; e) l’uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità; f) l’uso del segno nella pubblicità comparativa in una maniera contraria alla direttiva 2006/114/CE….

Analoga disposizione è contenuta a livello nazionale nell’art. 20 del d.lgs. 30/2005 ( C.P.I.), intitolato “ Diritti conferiti dalla registrazione “ che prevede: “1. I diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. 2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. 3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci”.

La disposizione nazionale, in virtù del disposto di cui all’art. 17 del Regolamento UE sul marchio dell’Unione europea, che prevede che “ 1. Gli effetti del marchio UE sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento. Inoltre, le contraffazioni di un marchio UE sono soggette alle norme nazionali riguardanti le contraffazioni di un marchio nazionale conformemente al disposto del capo X. 2. Il presente regolamento non esclude che si possano intentare azioni inerenti a un marchio UE fondate sul diritto degli Stati membri riguardante in particolare la responsabilità civile e la concorrenza sleale. 3. Le norme di procedura applicabili sono determinate conformemente al disposto del capo X”, trova applicazione in via complementare rispetto alla normativa europea.

L’art. 129 c.p.i. prevede che il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità.

Il sequestro ivi svolge quindi una duplice funzione: quella probatoria nel senso che può avere ad oggetto uno o anche tutti gli esemplari che si ritengono configurare la contraffazione, ai fini della quantificazione del quantum del danno, e quella cautelare in senso specifico perchè può servire a staggire gli oggetti dei quali la sentenza di merito potrà ordinare la rimozione, la distruzione, l’aggiudicazione (Cass. civ., Sez. I, 09/02/2007, n. 2873, Soc. Editoriale Chiaravalle C. Barezzi, Foro It., 2007, 6, 1, 1740).

L’art. 131 c.p.i. prevede che il titolare di un diritto di proprietà industriale possa chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto; che pertanto in materia di privative industriali, stante la natura dei diritti violati, la pericolosità del ritardo deve essere considerata insita nelle conseguenze irreversibili che la contraffazione può produrre sul mercato nel tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria (Trib. (Ord.) Torino, Sez. spec. propr. industr. ed intell., 09/11/2009 Occelli Agrinatura s.r.l. C. Cooperativa Agricola La Poiana); che lo sviamento di clientela, che rappresenta il tipico effetto dannoso dell’attività illecita, integra certamente, per costante giurisprudenza, gli estremi del pregiudizio irreparabile ed irreversibile; l’irreparabilità del danno deriva dall’obiettiva difficoltà di recupero della quota di mercato eventualmente perduta e dall’impossibilità di addivenire nel futuro giudizio di merito ad una esatta quantificazione del pregiudizio patrimoniale arrecato all’immagine ed agli interessi della impresa pregiudicata.

In punto di fatto, seppure nei limiti di una cognizione sommaria tipica della presente fase, deve ritenersi provata la titolarità del marchio “C…” da parte della ricorrente … Group … ( cfr. registrazione di marchio dell’Unione Europea n…. depositata il 15.9.2016 e registrata il 25.1.2017 per prodotti in classe 14 allegata al n. 1 della produzione di parte ricorrente; registrazione di marchio dell’Unione europea n….. depositata il 6.5.2014 e registrata il 25.8.2014 per prodotti in classe 14, 35 allegata al al n.2 della produzione di parte ricorrente; registrazione di marchio dell’Unione europea n…. depositata in data 2.6.2017 e registrata il 26.10.2017 per prodotti in classe 3,9,14,18 e 25 allegata al n.3 della produzione di parte ricorrente). Incontestata tra le parti, inoltre, è la circostanza della offerta in vendita e pubblicità dei prodotti contraddistinti dal marchio “K…” da parte della società resistente.

Occorre pertanto valutare se sussista l’ipotesi prevista dall’art. 9 comma 2 lett.b) del Regolamento UE sul marchio dell’Unione Europea , corrispondente all’ipotesi di cui all’art. 20 comma 1 lett. b del codice della proprietà industriale.

Certamente si tratta di marchi simili (che differiscono per una sola lettera) utilizzati per prodotti della medesima categoria ( orologi).

Si tratta altresì di marchi confondibili, in quanto dal confronto sintetico appare chiara la somiglianza, sia da un punto di vista fonetico ( sotto tale profilo la differenza di un’unica lettera, K invece di C non comporta alcuna differenziazione), che dal punto di vista grafico ( i marchi hanno in comune 4 delle 5 lettere da cui il nome è composto) e di collocazione sui prodotti da commercializzare , tale da poter indurre in errore il consumatore medio; peraltro il convincimento espresso si rafforza tenuto conto che si tratta di prodotti appartenenti alla medesima categoria.

La condotta della resistente di vendita di prodotti con marchio simile, confondibile con il diritto di privativa di cui è titolare parte ricorrente, per prodotti della medesima categoria, configura pertanto l’ipotesi prevista dall’art. 20 C.P.I. ( analoga alla disposizione di cui all’art. 9, comma 2 lett. b del Regolamento UE sul marchio dell’Unione Europea ).

Alla luce delle osservazioni che precedono, deve ritenersi sussistente il presupposto del fumus boni iuris.

Sussiste altresì il periculum in mora, costituito dal rischio della reiterazione delle violazioni, non risultando peraltro provato che la merce acquistata e non venduta sia stata tutta restituita alla Alfa s.r.l..

La domanda cautelare va pertanto accolta.

Va rigettata, invece, la richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente ex art. 121 bis c.p.i., considerato che l’interesse alla conoscenza dei soggetti coinvolti nella distribuzione è garantito dalla conoscenza della documentazione contabile e fiscale oggetto di sequestro.

Lo specifico oggetto della presente controversia e la natura riparatoria-risarcitoria della pubblicazione (cfr., per tutte, Cassazione sentenza n. 21835/2009), impone in questa sede cautelare il rigetto anche della domanda di pubblicazione della presente ordinanza a cura della ricorrente e a spese della resistente, apparendo opportuno riservare la relativa valutazione all’esito dell’eventuale giudizio di merito.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione delle tariffe vigenti, e tenuto conto del valore e della complessità della causa.

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare della … Group … e per l’effetto:

  1. a) autorizza … Group … a procedere presso la … s.r.l. sia presso la sede legale in Napoli via … che presso le unità di vendita, compreso il Centro Orafo il Tarì Località … zona … al sequestro degli orologi recanti il segno “K…”,nonché della documentazione contabile relativa ai suddetti prodotti, autorizzando parte ricorrente ad assistere alle operazioni personalmente e/o a mezzo di propri delegati, tecnici di fiducia e legali;
  2. b) inibisce a … s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., la promozione, commercializzazione, offerta in vendita, detenzione ai fini della commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti a marchio “K…” indicati in ricorso;
  3. c) ordina il ritiro dal commercio dei prodotti a marchio “K…” indicati in ricorso;
  4. d) fissa in euro 200,00 la penalità da pagare da … s.r.l. in favore di … Group … per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento ed euro 100,00 per ogni inosservanza o violazione successivamente constatata;
  5. e) condanna … s.r.l. alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in euro 4163,00 di cui euro 518,00 per spese ed euro 3645,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a.

Si comunichi. Napoli, 17.8.2020

Il Giudice designato Dott.ssa Caterina di Martino